최근 지식재산권사건을 선임하여 진행하는 경우 다양한 지식재산권이 쟁점이 되는 경우가 대부분입니다. 특히 의뢰인들이 처음 변호사에게 상담을 받을 때, 의뢰인들은 자신의 지식재산권이 침해된 사실은 알지만, 어떠한 지식재산권이 침해되었는지 알지 못하는 경우가 대부분입니다. 그래서 초기 상담 시에어느 종류의 지식재산권이 침해되었는지와 어느 지식재산권으로 소송을 진행하는 것이 의뢰인에게 유리한지를 검토하는 것이 필요합니다.

먼저 특허권과 디자인권 분쟁의 경우, 권리의 존속기간에 유의해야 합니다. 권리의 시기는 설정등록일이며 종기는 출원일로부터 각 20년입니다(특허법 제88조, 디자인보호법 제91조). 아울러 등록원부를 확인하여 분쟁의 당사자가 등록권리자가 맞는지 확인해야 합니다. 그 이후에 특허권의 경우 청구범위, 디자인권의 경우 도면의 유사 여부에 따라 권리침해를 검토해야 합니다. 다만 최근에는 특허권과 디자인권 분쟁의 수가 감소하는 경향이 있는데, 이는 무효심판의 인용결정의 증가, 적은 수의 특허권 등으로 침해를 입증하기 어려운 부분 등 복합적인 요인에 의해 유발된 것으로 보입니다.

다음으로 상표권 분쟁의 경우 존속기간은 연장이 가능하여 쟁점이 되는 사례는 적고, 특히 최근에는 상표적 사용이 쟁점이 되는 경우가 많습니다. 대법원은 상표의 사용이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 없는 경우에는 그 사용은 상표로서의 사용이라고 볼 수 없다고 종래부터 판시하고 있었습니다(대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결). 그런데 최근 사례들은 주로 인터넷 판매 등에서 상표가 사용될 때 분쟁으로 진행됩니다. 이때 인터넷 화면에서 그 사용이 상표적 사용이 아니라 디자인표현 내지 상품의 설명으로 보이는 경우, 결국 상표적 사용의 여부에 따라 침해 여부가 판단됩니다.

그리고 저작권 분쟁의 경우 의뢰인들이 가장 혼동하는 지식재산권입니다. 의뢰인들은 기본적으로 자신의 지식재산권이 침해되었거나 침해 주장을 받고 있다고 생각하고 있기에, 무엇이든 자신이 창작한 내용이면 일단 저작권에 해당한다고 판단하고 있는 경우가 있습니다. 그러나 우리나라 저작권법은 어문저작물, 음악저작물, 미술저작물 등으로 저작물의 예시를 규정하고 있습니다. 그러므로 해당 사건에서 의뢰인의 저작권이 어느 저작물에 해당할 수 있는지를 확정하고, 만약 다양한 저작물에 해당할 수 있는 경우에는 어느 저작물로 소송을 진행하여야 할지를 의뢰인과함께 논의해야 합니다.

마지막으로 최근 부정경쟁방지법 소송이 증가하고 있습니다. 물론 우리나라가 선진국으로 진입하면서 지식재산권 보호에 대한 요청이 증대되기에 부정경쟁방지법 소송이 주목받는 것이 당연해 보입니다. 하지만 그보다는 의뢰인들이 미리 특허청에 등록받을 수 있었던 지식재산권의 출원 및 등록을 등한시하여 부정경쟁방지법에 의해 소송을 진행해야 하는 경우가 대부분입니다. 구체적으로, 상품 및 영업주체혼동 행위, 식별력손상 행위의 경우 당연히 주지성 여부를 먼저 검토해야 하며, 최근 증가하고 있는 상품형태모방행위는 모방의 정도, 3년의 기간, 통상의 형태가 아닌지를 논의해야 합니다.

이와 같이 실무에서는 의뢰인이 처한 지식재산권분쟁의 사실관계 및 권리 유형에 따라 적절한 지식재산권을 선택하여 소송을 진행하거나 분쟁을 대비하는 것이 요청됩니다.​

서울지방변호사회보

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